Tudo o que você precisa saber sobre Caducidade da Marca.

Procurando informações sobre Caducidade da Marca? Elaboramos um artigo esclarecedor sobre o tema. ¹

Se engana quem pensa que após receber a concessão do registro de uma marca se esvaíram todas as obrigações, após o solicitante adquirir a propriedade de uma marca ele, ainda, deve cumprir alguns deveres de forma a manter a marca durante o período em que ele é proprietário. 

O proprietário da marca deve utilizá-la para que não incida sobre ela o instituto da caducidade, e para lhe ajudar a entender melhor sobre o assunto, elaboramos esse artigo informando os principais pontos sobre o tema. 

Você pode se interessar por Modelo de Requerimento de Caducidade de Marca – INPI

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O que é a Caducidade da Marca? 

Pode-se conceituar Caducidade da Marca, como um instituto onde um terceiro pleiteia a titularidade de uma marca já registrada que se encontra em desuso. 

A caducidade da marca está prevista na Lei nº 9.279/96, conhecida como a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 142, III, vejamos: 

“Art. 142. O registro da marca extingue-se:  

 III – pela caducidade;”

 

Ou seja, a caducidade de uma marca enseja a extinção do registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI. 

Situações que podem ensejar um pedido de Caducidade de uma marca. 

Uma das principais fundamentações de um pedido de caducidade de uma marca é o seu desuso por um período superior a 5 (cinco) anos, mas essa não é a única alternativa para fundamentar o pedido de caducidade, havendo, também, a possibilidade de pleitear esse direito quando o proprietário não torna a marca pública, ou altera de forma significativa algo que esteja associado a marca registrada. 

Qualquer pessoa pode solicitar a caducidade de uma marca, após o prazo de 05 (cinco) anos que ela foi registrada. Caso se inicie um pedido de caducidade, a parte que figurará no polo passivo, ou seja, o proprietário da marca terá um prazo para contestar e se defender fundamentando o uso de sua marca. 

O INPI irá publicar, e o proprietário da marca, deverá contestar no processo de caducidade, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, de forma a pleitear que não ocorra a declaração de caducidade de uma marca. 

Que fique claro que é o proprietário de uma marca que deve demonstrar que a marca de sua propriedade está sendo usada; por isso, é importante que você acompanhe sempre o processo que originou a propriedade da sua marca. 

Como mencionado no início deste tópico, outra situação que poderá ensejar a caducidade da marca, é quando você registrar a sua marca com uma logo e a altera de forma substancial que não pareça ser aquela anterior, com características distintas ou que você nunca tenha utilizado aquela logo. É importante sempre manter o mesmo padrão visual registrado no INPI, pois do contrário você poderá sofrer caducidade, tenha cuidado. 

Legitimidade do polo ativo do pedido da caducidade. 

Qualquer pessoa que comprove um legítimo interesse, podendo usar como fundamento. Aquele que pleiteia a caducidade poderá fundamentar em direitos adquiridos ou na expectativa de algum direito. 

Caso aquele que pleiteia o pedido de caducidade não consiga comprovar um legitimo interesse, sua petição será indeferida e não prosseguirá. 

O próprio INPI disponibiliza uma lista de situações que poderão comprovar a legitimidade daquele que atua no polo ativo do pedido de caducidade, estando entre eles, o direito de personalidade, ou, o pedido de um registro de marca idêntica ou semelhante a uma marca que já esteja registrada. 

Requisito de Admissibilidade: 

Em seguida será analisado se o pedido de caducidade é realmente admissível, por isso, é muito importante que ao entrar com essa solicitação, além da legitimidade, também deverá ser cumprido a admissibilidade para que o pedido seja aceito. 

Por isso análise bem e cumpra os requisitos descritos a seguir: 

Só solicite o pedido de caducidade de uma marca, caso a marca já tenha sido registrada por um período superior a 05 (cinco) anos da data em que foi concedido o registro da marca. 

Observe, também, se aquela marca que é alvo da caducidade não justificou em algum processo anterior ao seu, sobre o uso da sua marca. O ideal é que se esse processo existir, ele não se exceda a 05(cinco) anos.  

Não deve exceder a 05(anos), pois caso o período seja superior a 05 (cinco) anos, então poderá ser pleiteada a caducidade novamente, já que é cabível o requerimento por um período, de pelo menos, 05 (cinco) anos. 

Também, poderá ser motivo do indeferimento do pedido de caducidade, caso não seja identificado o pagamento de retribuição correspondente, por isso anexe a solicitação o comprovante de pagamento. 

Comprovação do uso da marca que é alvo do pedido de caducidade. 

O proprietário/titular da marca que é alvo do pedido de caducidade deverá comprovar no processo que a mesma está sendo utilizada efetivamente, ou seja, deverá demonstrar estar cumprindo o que a Lei da Propriedade Industrial define como uso efetivo. 

O uso efetivo seria aquele onde é nítida que uma marca é pública e está sendo utilizada pelo produto/serviço ao qual foi solicitada o seu registro. 

Ao abordar que uma marca é pública, se entende, que ela deve ser reconhecida no mercado, principalmente, pelos consumidores daquele setor. 

O art. 143, I e II, da Lei n.º 9.279/96, discorre duas situações que podem ser usadas na fundamentação da oposição ao pedido de caducidade, sendo elas, o uso efetivo da marca desde o momento do seu registro, e o seu uso pelo período de 05 (cinco) anos.  

É indicado que você anexe a sua oposição ao pedido de caducidade todos os documentos que comprovem o uso efetivo da marca no período de 05 (cinco) anos após o uso da marca. 

O INPI analisará a documentação apresentada para ver se o proprietário da marca realmente a utilizou durante aquele período, não precisa se desesperar, é necessário que sejam apresentados documentos que comprovem a utilização da marca, visto que será levada em conta as características especificadas de cada marca. 

Você poderá utilizar as notas fiscais, publicações em redes sociais, anúncios televisivos ou em rádio (propagandas, que estejam ligadas diretamente a publicidade da marca) como formas de comprovação do uso da marca.  

Há ainda a possibilidade do proprietário de uma marca se fundamentar a sua oposição baseado em sua razão legítima, conforme a disposição do art. 143, §3º do INPI. Pode-se citar como exemplo, situações de força maior ou situações em que o titular da marca não tenha nenhum controle, seja alheia a sua vontade. 

Se você está enfrentando algum processo de nulidade da marca, ou mesmo se reformulação da empresa, essas podem ser situações que fundamentem o desuso legítimo da sua marca.  

Apresente a documentação que comprova que a sua marca está se enquadrando em alguma situação de legitimidade no momento em que for opor o pedido da caducidade. 

O INPI analisará a situação e comprovado o desuso por um motivo legítimo, por, pelo menos metade do período ao qual está sendo pleiteada a caducidade, então ela se afastará. 

Caso o proprietário da marca demonstre que ocorreu, por exemplo, a situação de reformulação da empresa, em um período anterior ao do requerimento da caducidade, e agora a empresa já se encontra em boas condições, e o produto e/ou serviço poderá ser comercializado/ofertado, é indicado que a empresa apresente em seu produto de oposição, também, evidências que demonstrem que aquela marca irá ser usada. 

Como evidência, o proprietário da marca poderá anexar ao processo folhetos ou capturas de tela/prints que comprovem a comercialização/oferta do produto/serviço cujo a marca é titular. 

Fundamentar bem a petição de oposição é essencial para que o processo de caducidade não prossiga e o proprietário da marca não perca a titularidade da mesma. 

Se você está redigindo a sua exordial de oposição, tenha em mente que ela deve, além de estar bem fundamentada, estar bem estruturada. Lembre-se que você está pleiteando um direito, por isso é importante redigi-la com atenção, de forma a comprovar que a marca está ou foi usada no período de 05 (cinco) anos. 

Procurar a ajuda de um profissional especializado é muito importante, visto que ele analisará melhor todo o processo, se é cabível o seu pedido de caducidade ou a inserção de uma oposição, visando resguardar e demonstrar que a marca ainda está sendo usada. 

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Dúvidas Frequentes: 

O INPI vai me avisar sobre o caso da minha marca ser alvo de um pedido de caducidade? 

Não, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual), não irá notificar sobre a caducidade de uma marca. Geralmente quem notifica o proprietário da marca sobre um pedido de caducidade é a empresa que pleiteia a marca alvo do pedido. 

Como consultar se a minha marca é alvo de pedido de caducidade? 

É importante que você sempre acompanhe o processo da sua marca, as atualizações sobre as marcas são disponibilizadas na Revista da Propriedade Industrial. 

Quando ocorre a publicação da Revista da Propriedade Industrial? 

A revista da Propriedade Industrial ocorre todas as terças-feiras, exceto nos feriados. Se um feriado cair em uma terça-feira, então a revista será publicada no primeiro dia útil subsequente. 

Preciso pagar algum valor para realizar o pedido de caducidade de uma marca? 

Sim, você poderá emitir a guia de recolhimento no sistema do e-INPI, e deverá anexar o comprovante de pagamento da GRU no processo, do contrário o mesmo não prosseguirá. 

Se eu alterar completamente o padrão da minha marca, como a logo que registrei no momento que solicitei o registro da marca ao INPI serei alvo de caducidade? 

Possivelmente você poderá ser alvo de caducidade, é importante, que caso ocorra uma mudança substancial em sua logo, você solicite um novo registro da marca ao INPI, assim não correrá risco de perder a titularidade da mesma. 

Posso registrar uma marca para deixá-la guardada e não a utilizar? 

Não é indicado que você registre uma marca tendo por fundamento essa situação, isso porque, caso você consiga o registro de uma marca, mas não a utilize por um período de 05 (cinco) anos, a mesma poderá ser alvo de um processo de caducidade,  como você não a utilizou, acabará perdendo a titularidade da mesma. 

Se a minha marca for alvo de pedido de caducidade, sou obrigado a apresentar a manifestação de oposição? 

Não. Quando for publicado o pedido de caducidade da sua marca na Revista da Propriedade Industrial – RPI, você não é obrigado a se manifestar, contudo, é indicado que caso você queria ter a titularidade/ propriedade da sua marca, você apresente uma petição de manifestação de oposição ao pedido de caducidade. 

A oposição é o único meio que você titular/proprietário da marca tem de se manifestar para o INPI dizendo que você está utilizando a marca, pois não haverá nenhum outro momento para você pleitear o direito de defender a sua marca. 

Após passado o prazo para opor a sua oposição, o INPI irá julgar se o pedido será procedente ou não. 

Sua marca foi alvo de um requerimento de caducidade? Entre em contato com um dos nossos advogados, eles estão aqui para lhe ajudar.